1. Em exame a dedutibilidade de quantias devidas a empresa estabelecida no País ou no exterior, que, concedendo licença ou autorização para explorar patentes e marcas, contrata, também, referentemente aos produtos fabricados com o uso desses direitos, prestação de serviços diversos, tais como: pesquisa de mercado, publicidade, promoção de vendas, relações públicas, assistência a clientes, informações permanentes sobre aperfeiçoamento técnico e lançamentos de novos artigos, intercâmbio comercial e de informações com empresa estrangeira titular os privilégios, promoção e assistência à exportação dos citados produtos e outros semelhantes. Na hipótese acima, a remuneração é justada expressa e unicamente a título de contraprestação dos serviços acima arrolados, em percentual do faturamento da empresa contratante, omitindo-se individualização de valores que podem ou devem corresponder, respectivamente, aos royalties, à assistência técnica e aos serviços diversos.

2. Legislação Aplicável

2.1. Pela leitura do art. 162 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto nº 76.186, de 02 de setembro de 1975, depreende-se que são operacionais todas as despesas que, não estando computadas nos custos, são necessárias à atividade da empresa, à manutenção da fonte produtora, desde que usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da mesma.

2.2. A dedução de quantias devidas pela exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, é regulada pelos arts. 176, 177 e 178, e respectivos parágrafos, do RIR/75, que consolidaram a legislação vigente.

2.3. Na interpretação de tais dispositivos, esta Coordenação já emitiu as seguintes conclusões:

2.3.1. O montante dos gastos com assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, devido a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, está sujeito aos requisitos e limitações insertos no art. 176 do RIR. No limite global dos valores dedutíveis incluir-se-ão, como parcelas integrantes do mesmo, os dispêndios afetos ao prestador do serviço, quer os pagamentos se façam a este, quer, por conta deste, a terceiros (Parecer Normativo CST nº 320/71, publicado no DOU de 05.07.1971).

2.3.2. A dedutibilidade de royalties e assistência técnica ou semelhante depende de prévia averbação dos atos e contratos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), independente da situação do domicílio dos beneficiários dos rendimentos, isto é, mesmo que relacionem entre si empresas nacionais ou aqui domiciliadas (PN CST nº 102/75, publicado no DOU de 26.09.1975).

2.3.3. O limite máximo da dedução é o valor resultante da aplicação dos coeficientes percentuais fixados na Portaria nº 436/58, do Ministro da Fazenda, sobre a receita bruta dos produtos a que se referir o contrato de licença ou prestação de serviços de assistência (PN CST nº 117/75, publicado no DOU de 29 de outubro de 1975).

2.3.4. A dedutibilidade de despesas com o pagamento de royalties e assistência técnica ou semelhante, sujeita-se aos percentuais fixados pela referida Portaria nº 436/58, independentemente da situação do domicílio do beneficiário dos rendimentos (PN CST nº 139/75, publicado no DOU de 02.12.1975).

2.3.5. A remuneração, fixa ou calculada de forma percentual sobre as vendas, paga ou creditada, por uma empresa a outra, que lhe supre de estoques, e, eventualmente, também lhe provê de publicidade, organização e métodos de vendas, não constitui custo ou despesa operacional dedutível (PN CST nº 143/75, publicado no DOU de 19.12.1975).

2.3.6. Os royalties e assistência técnica pagos por sociedade com sede no Brasil à pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o controle de seu capital com direito a voto, serão considerados lucros distribuídos (PN CST nº 75/76, publicado no DOU de 09.11.1976).

3. Considerações Gerais

3.1. Remuneração de tecnologia

3.1.1. Os limites estabelecidos para a remuneração de tecnologia, pela legislação em vigor, vinculam-se, principalmente, aos efeitos tributários no imposto de renda e dizem respeito a duas categorias de negócios jurídicos: 1) licenças para utilização de marcas e patentes, e 2) contratos de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante.

3.1.2. Embora os acordos de licença sejam o instrumento principal para transferência de tecnologia, nem todo o know how se reveste desse tipo contratual, pois freqüentemente são representados por acordos de assistência técnica que, por sua vez, se apresentam sob a forma de simples prestação de serviços, em que é comum a inclusão do direito de a contratante utilizar-se, a "título gratuito", de patentes ou de marcas comerciais e de obter, "mediante paga", um extenso auxílio na comercialização, este último capaz de proporcionar a conservação do bom nome internacional de ditas marcas e patentes.

3.1.3. Ao regular o registro de marcas e patentes, observa-se que o legislador não se contentou com exigir apenas o preenchimento de formalidades visando à proteção de direitos individuais sobre tais privilégios, mas procurou estender sua proteção à própria economia nacional - no que se refere à importação de tecnologia - que se constata do texto do Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971), como se vê abaixo:

"Art. 126. Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para os efeitos do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que impliquem em transferência de tecnologia".

A Lei nº 5.648/70, ao qual faz remissão, dispõe:

"Art. 2º. O Instituto tem por finalidade principal executar, ao âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica".

"Parágrafo único. Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará; com vista ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial".

3.1.4. Infere-se, pelo exposto, que considerações de ordem jurídica e pré-jurídica ínsitas na legislação vigente são indissociáveis entre si para efeito de interpretação da legislação tributária.

3.2. Interpretação dos contratos e seus efeitos tributários.

O vigente Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), assim preceitua a respeito da interpretação da legislação tributária:

"Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários". (Grifo nosso)

Daí, afigura-se-nos correta a aplicabilidade da norma do Código Civil relativa à interpretação dos contratos por ele regidos, verbis:

"Art. 85. Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem".

Por outro lado, a definição dos efeitos tributários consta da legislação a que fizemos referência no item 2.

4. Conclusões

4.1. Pelo exposto e a fim de determinar-se a categoria jurídica do contrato em exame, torna-se indispensável levar em consideração o objeto do ajuste, sem embargo da circunstância de o instrumento não prever remuneração expressa quanto à utilização de marcas e patentes e dos serviços de assistência técnica, embora a preveja quanto à prestação dos serviços não tipificáveis como técnicos na acepção legal.

4.2. Assim, os denominados "contratos de prestação de serviços" que apresentem características idênticas ou semelhantes às indicadas no item preambular envolvem, essencialmente, acordos de licença do uso ou exploração de marcas e patentes de que a prestadora tem disponibilidade, e têm por núcleo a "remuneração de tecnologia", a despeito da diversa configuração e denominação instrumentária e da heterogênea formulação do elenco dos serviços contratados. Tal objetivo implícito se revela claramente, como na hipótese em estudo, quando a existência do negócio jurídico e a obtenção dos respectivos efeitos econômicos ou financeiros não possam sustentar-se nas atividades expressamente remuneradas e ostensivamente consignadas no contrato, mas sim na utilização das preditas marcas e patentes e/ou na prestação dos serviços técnicos.

4.3. Além de não poderem os contratos desse tipo oferecer condições de apreciação da necessidade dos dispêndios para o desenvolvimento das atividades operacionais da empresa contratante (art. 162 do RIR), subordinam-se às regras da legislação específica, consubstanciadas nos arts. 176, 177 e 178, e respectivos parágrafos, do RIR/75, cuja obediência conduz ao seguinte entendimento:

4.3.1. O tratamento tributário não é diferenciado:

a) em razão da situação do domicílio do beneficiário dos rendimentos para efeito de observância dos preceitos que exigem prévia averbação dos atos e contratos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nem

b) na hipótese em que o acordo de licença ou autorização de uso dos direitos de patentes e marcas não estipule remuneração distinta ou expressa, face aos termos dos arts. 30, 90 e 126 do Código de Propriedade Industrial, este último artigo combinado com o 2º e seu parágrafo único da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.

4.3.2. Quando o beneficiário for domiciliado no exterior, o contrato deve estar previamente registrado também no Banco Central do Brasil, e, tratando-se de assistência técnica e semelhantes, em qualquer hipótese os pagamentos devem corresponder à efetiva prestação dos serviços.

4.3.3. Os limites e requisitos estabelecidos no art. 177 e seus §§ 1º e 2º do RIR/75, para dedutibilidade dos dispêndios relativos à remuneração de tecnologia, aplicam-se, indistintamente, quer quando os beneficiários são domiciliados no País, quer no exterior.

4.3.4. Por fim, cabe lembrar que a contratante somente poderá deduzir os gastos que se compreendam nos valores resultantes da aplicação dos coeficientes fixados por ato do Ministro da Fazenda (variáveis segundo o grau de essencialidade), indiferentemente do título pelo qual tenham sido pagos à contratada, nos termos do já referido Parecer Normativo CST nº 320/71.

À consideração superior.

CST, em 20 de dezembro de 1977.

Carlos Ervino Gulyas - Fiscal de Tributos Federais